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WeIP讲堂73期 | 如何避免再制造中的商标侵权风险

【分享嘉宾】:李艳新
【讲堂地点】:WeIP知产生态群
【时间】:2016-08-11

具体内容

北京市炜衡律师事务所律师、专利代理人

1. 中国是否允许商标平行进口,进口报废商品是否侵犯他人商标权(如果该商标已经在中国注册)

平行进口(PARALLEL IMPORTS)是指由商标所有人投放海外市场的合法产品,但由他人在未经商标所有人同意的情况下进口到本国市场的行为。由于这种未经许可的进口往往与正式许可的进口平行,故被称为平行进口。

第一,平行进口的对象是附载知识产权产品,更确切地说是知识产权产品,其而非知识产权本身。

第二,平行进口所针对的产品是经合法渠道获取的真品,而非冒牌货,也非经由通过走私等非法渠道进品产品以及所进口的产品是侵犯相关知识产权的产品的情形。

第三,平行进口产品所附载的知识产权在进口国受到法律保护。

第四,平行进口商在进口国销售涉案知识产权产品的行为未经知识产权权利人授权。知识产权虽然是无形财产权,但其也具有物权的部分特点,例如权利的内容和范围需由法律加以确定。但是Trips协议本身回避了平行进口问题,在我国商标法中,也没有规定商标权人的进口权。

我国理论界对于商标进口问题一直存在争议。

2009年4月,湖南省长沙市中级人民法院审理的法国米其林集团诉长沙市两个个体工商户的案件,是我国首例商标平行进口案。该案中,被告从日本进口了“米其林”轮胎,但原告认为这些轮胎是面向欧洲和巴西市场生产的,被告的进口和销售没有经过原告授权,属于商标侵权行为。法院一审判决被告停止侵权行为,并且赔偿原告经济损失5000元。

报废商品虽已经过使用,甚至很多已经不再具备商品首次销售时的性能,但仍然属于原始生产者生产的、带有原始商标标识的商品,而且一般进口此类报废商品并未经过商标权人的许可。那么,这种进口行为是否属于侵犯商标权的行为?

2. 再制造产品是否应当保留原产品或零部件商上的商标标识

举个例子,一台佳能牌复印机,在报废后从日本进口到中国,经再制造后加以销售,再制造商在销售时是否还可以保留原佳能商标标识?

再制造过程本身并不破坏废旧产品的物理形态,仅对产品进行整体翻新,替代或修理损坏的部件。目前,印刷设备、墨盒填充等都较为常见。由于产品本身的限制,大部分再制造产品保持了原产品的外观和内部结构。当然,再制造商为了使产品有更好的销路,也更倾向于保留原有的标识。

但是,再制造产品毕竟不是原始生产商制造的初始产品,原始制造商也未必能从其销售中获益(除非经原始生产商许可的再制造),且再制造产品势必会影响原始制造商产品的销量。当零部件制造商与整机原始制造商不同的情况下,这种情形也适用于零部件制造商。

3. 再制造商是否可以标注自己的商标

在我国,再制造行业契合了环保、重复使用的理念,正在日益发展壮大,一些地方甚至建立了再制造产业示范基地。随着再制造企业规模的扩大,涉及的行业和产品也日益增多,许多再制造企业都创建了自己的品牌,并且希望借助品牌的力量,进一步扩大自身及其产品的影响。

那么,在保留或移除原有商标标识的基础上,再制造商是否可以标注自己的商标?如何标注自己的商标?在标注时需要注意哪些问题?

4. 再制造商应当如何标注自己的商标才能防止被认定为反向假冒

《商标法》第57条规定,未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。这种行为又被称为“反向假冒”行为。

在商标执法实践中,有相当一部分人认为,该条款中的“更换”一词并非仅指行为人撤换掉原注册商标然后换上自己的商标,要完整地理解更换的含义,应当对其作扩大解释。这种观点认为,更换的形式还应当包括行为人用自己的商标覆盖原注册商标,以第三人的商标更换或者掩盖原注册商标(根据是否经过第三人同意又可分为两种情形),将原注册商标消除而不再加贴任何商标,将带有原注册商标的商品重新进行包装或分装并加贴自己或他人商标等。这一观点认为以上未经商标注册人同意,将剥离其注册商标的商品又投入市场的行为,剥夺了商标注册人向消费者展示自己的商标的权利和创建自己品牌、获得商誉的机会。

全国人大常委会的门户网站(中国人大网)所载《商标法释义》中对本条款的解释为:“这类行为,在国外被称为“反向假冒”,即在商品销售活动中,消除商品上的他人商标,然后换上自己的商标,冒充自己的商品进行销售。这种行为既侵犯了商标注册人的合法权益,也侵犯了消费者的知情权,导致消费者对商品的来源产生误认。”

可以看出,除行为人以自己的商标掩盖他人注册商标的情形外,其他情形都超出了中国人大网解释的范围。

依照中国人大网的理解,“反向假冒”的条件包括:(1)消除商品上的他人商标;(2)换上自己的商标;(3)冒充自己的商品进行销售。

那么,再制造商是否可以仅是不是可以消除商品上的他人商标但不再标注自己的商标就可以高枕无忧了?

5. 再制造商是否必须取得原始制造商授权才能从事再制造

虽然再制造产业有利于节约资源、减少污染、保护环境,但是再制造商势必与原始制造商的权利和利益发生抵触。

从事汽车零部件再制造的中国企业,大部分获得了原生产商的授权。

在打印机行业中,打印机制造商为了促进墨盒等耗材的销售,往往以较低的价格销售打印机本身。而再制造商回收墨盒、填充墨粉后再销售的行为无疑大大降低了墨盒等耗材的销量,使打印机制造商的销售策略受到很大影响,中国再制造商及其在其他国家的代理商频频以侵犯知识产权为由遭到起,使中国再制造企业走向世界的脚步大大受阻。商标保护只是与商品或服务联系在一起的相对保护,即弱保护,但商标权利可以无限期续展,因而又是一种长保护,过度保护显然不利于公众利益。尽管商标权是一种绝对权,但在他人不会引起混淆和联想的条件下的正常使用,原则上不应该受到禁止,并且,商标权的行使也不能成为限制竞争的工具。(黄晖,《商标识别与表彰功能的法律保护》)

那么,要如何处理与再制造商品有关的商标问题,才能使再制造产品合法地走向市场,走向世界,您是否遇到过此类案例?

 

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