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WeIP微阅读 · 第27辑|实用新型和外观设计专利申请的审查(三)

 

专利的审查之实用新型和外观设计专利申请的审查(三)

 


 

       我国专利法对实用新型和外观设计专利申请采用了不同于发明专利申请的审查制度,即对实用新型和外观设计专利申请制进行初步审查而不进行实质审查。

(七)专利的复审与无效宣告程序

       所谓“复审”,是指专利申请人对专利局驳回其专利申请不服,请求专利复审委员会对其专利申请或者发明创造专利进行再审的规定。

       复审是具有特殊地位的法律程序,它是独立于审批程序各个阶段的一种监督性的程序。复审程序设置的目的,一方面是为了防止出现本应当获得专利权的申请得不到批准的现象,从而减少差错,提高专利申请的质量,维持专利申请人的正当权益;另一方面是在专利局作出驳回专利申请的决定后,在给予当事人一次申诉的机会,确认专利权,以维护专利权人和公众的利益。

专利复审委员会

       复审与专利权的无效宣告是各国专利法普遍规定的两个重要法律程序,不同国家对于负责复审和无效宣告的机关有着不同的规定,归纳起来,大体有三种类型:

      (1)由专利局内设立的专门机构审理(或申诉)案件,如美国、日本等;

      (2)由专利局的上级主管部门设立的专门机构审理复审(或申诉)案件,采取这种作法的国家不多;

       (3)由法院直接受理这类案件,如法国、瑞士等。

       在我国,复审与专利权无效宣告的程序是由依法在国家知识产权局专利局内设立的专利复审委员会管辖的。专利复审委员会的任务主要有两项:

       第一,负责对国家知识产权局专利局驳回的专利申请不服而提出请求复审的审查工作;

       第二,负责对任何人提出的宣告专利权无效的请求的审查工作。专利复审委员会由有经验的技术和法律专家组成,其主任委员由国家知识产权局局长兼任。

       专利复审委员会是设立在国家知识产权局内的一个机构,在行政上隶属于国家知识产权局领导,但是从审理案件角度看,该委员会又具有特殊的法律地位。依据专利法的有关规定,国家知识产权局专利局依法受理专利申请,进行审查,并以专利局的名义代表国家作出授予专利权和驳回专利申请的决定。专利复审委员会则是依法受理和审查复审或无效案件,并以专利复审委员会的名义代表国家作出有关决定。由此可见,专利复审委员会审理案件时是依法独立以自己的名义进行的。

       专利复审委员会同时又是一个具有较高权威的机构。因为专利复审委员会所作出的复审决定和无效宣告请求审查决定是适用专利法及其实施细则的具体范例。复审委员的复审决定在实际上是起着一种对专利法及其实施细则进行解释、补充和具体化的作用。虽然中国的法律制度与英美等国家的判例法制度不同,专利复审委员会所作出的决定除对具体案件外,不具备英美等国家法院判例所具备的法律约束力,但是这些复审决定对于我国的专利申请和专利审查仍然具有重要的实践指导意义。

复审程序

       复审请求的提出

       复审并不是所有的专利申请或者发明创造专利权必需的法律程序。发明专利申请经初步审查、实质审查、或者实用新型和外观设计专利申请经初步审查等必经的审批程序已取得专利权,就无需进入复审程序。因此,要启动复审程序必须经专利申请人提出复审请求才能启动。

       根据《专利法》第四十一条的规定,专利申请人对国家知识产权局驳回其申请的决定不服请求复审的,应当在收到国家知识产权局驳回决定之日起三个月内,向专利复审委员会提出复审请求。向专利复审委员会提出复审请求的,应当按照专利法实施细则的规定,提交复审请求书,说明理由,必要时附具有关证据。复审请求必须是针对国家知识产权局的驳回决定而提出的,如果是针对国家知识产权局的其他决定,例如视为撤回专利申请的通知,则专利复审委员会不予受理。复审请求书不符合规定格式的,复审请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正。未在该期限内补正的该复审请求被视为撤回。

       复审请求人在复审请求时或者在答复专利复审委员会发出的复审通知书时,可以对其申请文件进行修改。不过这一修改应当仅限于消除驳回决定所指出的驳回理由或者克服复审通知书指出的缺陷。

形式审查

       专利复审委员会收到复审请求书后,应当首先对其进行形式审查。形式审查的内容如下:

       (1)复审请求是否属于《专利法》第四十一条第一款规定的对专利局作出的驳回申请的决定不服的请求;

       (2)复审请求人是否为被驳回申请的申请人;被驳回申请的申请人属于共同申请人的,复审请求人是否是全部申请人;

       (3)提出复审请求的期限是否符合《专利法》第四十一条第一款的规定;该期限不符合规定的,在有恢复权利请求的情况下,该请求是否符合《专利法实施细则》第七条以及第九十三条有关请求恢复权利的规定;

       (4)复审请求人是否按照《专利法实施细则》第九十条、第九十一条和第九十三条规定缴纳复审费;在规定的期限内未缴纳或者未缴足复审费的,在有恢复权利请求的情况下,该请求是否符合《专利法实施细则》第六条以及第九十三条有关请求恢复权利的规定;

       (5)复审请求书是否符合标准表格规定的格式;

       (6)复审请求人委托专利代理机构请求复审的,是否提交了委托书和写明了委托权限。

前置审查

       所谓前置审查,是指对请求复审的专利申请,首先应当由院审查部门进行重新审查。

       根据《专利法实施细则》第六十二条的规定,专利复审委员会应当将经形式审查合格的对专利局驳回申请决定不服的复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原申请审查部门进行前置审查。该审查部门应当提出“前置审查意见书”。 除特殊情况外,前置审查应当在自收到案卷后两个月内完成。

       前置审查意见分为下列三种类型。

       (1)复审请求证据充分,理由成立,同意撤销原驳回申请的决定;

       (2)复审请求人提交的申请文件修改文本克服了原申请文件中存在的缺陷,同意在修改文本的基础上撤销原驳回申请的决定;

       (3)复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使原驳回申请的决定被撤销,因而坚持原驳回申请的决定。

       原审查部门提出的前置审查意见属于上述前两种的,专利复审委员会不再进行复审,而是据此直接作出复审决定,通知复审请求人,并且由原审查部门继续进行审批程序。若原审查部门提出的是最后一种意见,专利复审委员会即组成合议组进行审理。

复审决定

       驳回申请的复审决定有以下三种类型:

       (1)复审请求的理由不成立,驳回复审请求,维持原驳回决定;

       (2)复审请求的理由成立,撤销原驳回决定;

       (3)专利申请文件经复审请求人修改,克服了原驳回申请的决定所指出的缺陷,在新的文本基础上撤销原驳回决定。

       属于上述后两项情形的,专利复审委员会将专利申请送回原审查部门,由原审查部门对该专利申请继续进行以后的审批程序。

       根据《专利法》第四十一条第一款的规定,专利复审委员会应当将复审请求的审查决定书送交复审请求人。

       专利复审委员会的复审决定不是终局的决定,专利申请人对专利复审委员会作出的复审决定不服的,还有司法救济的机会,即可以自收到专利复审委员会的通知之日起三个月内向北京知识产权法院提起诉讼。

专利的无效宣告程序

       专利权是专利权人对取得专利权保护的发明创造享有独占的权利。被授予的专利权如果不符合专利法的有关规定,那么将会影响社会公众的利益。因此,设计专利权的无效宣告程序可以纠正已经批准的不符合专利法规定的专利,以保证专利法的正确执行和维护社会公众的利益。

       1)无效宣告程序的启动

       《专利法》第四十五条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

       根据这一条的规定可以看出,无效宣告程序所遵循的还是请求原则。即要启动无效宣告程序,需要有关人员申请才能启动这一程序。根据这一条的规定,任何单位或者个人均可以提出无效宣告请求。无效宣告请求人不限于中国单位和个人,但是在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织请求宣告专利权无效的应当委托国家知识产权局指定的涉外专利代理机构办理。

       利害关系人往往是提起无效宣告请求的人,其中最主要的一类群体是专利侵权案件的被告。因为,在专利侵权案件中,作为一种最佳也最实用的诉讼策略就是请求宣告专利无效。因为一旦宣告专利无效的话,就意味着原告失去了提起诉讼的基础。因此,在专利复审委员会受理的无效宣告请求中有相当比例的是由侵权诉讼的被告提出的。此外,被授予专利权发明创造的发明人、设计人以及专利许可合同的被许可人同样都可以对专利权的有效性提出质疑。

       根据《专利法》第四十五条规定,任何人认为专利权的授予不符合专利法的“有关规定”的,可以请求宣告专利权无效。其中所谓“有关规定”的范围由专利法实施细则予以规定。根据《专利法实施细则》第六十五条的规定,请求宣告专利权无效的法律依据包括:

       (1)专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义;

       (2)专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益;

       (3)专利的主题不属于能够授予专利权的范围;

       (4)发明、实用新型专利的主题不具备新颖性、创造性和实用性,外观设计专利的主题不具备新颖性或者与他人在先取得的合法权利相冲突;

       (5)说明书没有充分公开发明或者实用新型;

       (6)授权专利的权利要求书没有以说明书为依据;

       (7)授权专利的权利要求书不清楚、部件名或者缺少解决其技术问题的必要技术特征;

       (8)修改超出原申请记载的范围;

       (9)属于重复授权。

       无效宣告请求人提出的理由不符合上述规定或者未提出理由的,专利复审委员会不予受理。无效宣告请求可以涉及一项专利权的全部,也可以只涉及其中一个部分,亦即部分无效。所谓“部分无效”是指宣告发明或者实用新型专利权的一项或者数项权利要求无效,或者只是缩小其中某一权利要求的保护范围。

       2)专利复审委员会对无效宣告请求的审查

       专利复审委员会收到无效宣告请求书后,应当首先对其进行形式审查。不符合规定格式的,专利复审委员会通知请求人在指定的期限内补正。期满未补正或者经补正仍然不符合规定格式的,该无效宣告请求视为未提出。形式审查的内容如下:

       (1)提出的无效宣告请求是否针对已经公告授权的专利;

       (2)请求宣告无效的专利权是否已被生效的无效宣告请求审查决定宣告无效;

       (3)提出无效宣告请求的请求人是专利权人的,是否请求宣告专利权全部无效,所提交的证据是否是公开出版物,如果专利权是共有的,提出无效宣告请求的请求人是否是所有专利权人;

       (4)无效宣告请求书是否符合标准表格规定的格式;

       (5)在提交有证据的情况下,无效宣告请求是否结合提交的所有证据具体说明无效宣告请求的理由,是否指明每项理由所依据的证据;

       (6)无效宣告请求的理由是否属于《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的理由;

       (7)针对同一专利权,在后无效宣告请求的理由和证据是否与已作出无效宣告请求审查决定的相同;

       (8)以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的,是否提交了生效的能够证明权利相冲突的处理决定或者判决;

       (9)无效宣告请求人是否按照专利法有关规定缴纳无效宣告请求费;

       (10)请求人委托专利代理机构请求无效宣告的,是否提交了委托书和写明了委托权限;请求人和专利权人是否委托了相同的专利代理机构;同一当事人是否委托了多个专利代理机构;多个单位或者个人共同提出一个无效宣告请求而未委托同一代理机构的,其无效宣告请求书及其他文件是否有所有单位和个人的签章。

       无效宣告请求被受理并符合格式要求的,专利复审委员会将无效请求人提交的有关文件转交给专利权人,要求专利权人在指定期限内答复。专利权人期满未答复的,不影响专利复审委员会进行审理。

       无效宣告请求经形式审查符合专利法及其实施细则有关规定的,专利复审委员会应当向请求人和专利权人发出“无效宣告请求受理通知书”,并将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人,要求其在收到该通知书之日起一个月内答复。专利权人就其专利委托了在专利权有效期内的全程代理机构的,所述无效宣告请求书和有关文件副本转送其全程代理机构。专利复审委员会根据案件审查需要将有关文件转送有关当事人。在需要指定答复期限的情况下,其指定答复期限为一个月。当事人期满未答复的,视为当事人已得知转送文件中所涉及的理由、事实和证据,并且未提出反对意见。

       在无效宣告程序中,针对不同的情形,采用下列方式进行审查:

       (1)专利复审委员会已将无效宣告请求文件转给被请求人,并且指定答复期限届满后,无论被请求人已经答复还是没有答复,被请求人未要求进行口头审理,合议组认为请求人提交的证据充分,其请求宣告专利权全部无效的理由成立的,可以直接作出宣告专利权全部无效的审查决定;在这种情况下,请求人请求宣告无效的范围是宣告专利权部分无效的,合议组也可以针对该范围直接作出宣告专利权部分无效的决定。被请求人有答复意见的,将答复意见随直接作出的审查决定一并送交请求人。

       (2)专利复审委员会已将无效宣告请求文件转给被请求人,并且指定答复期限届满后,无论被请求人已经答复还是没有答复,合议组经研究认为请求人请求宣告无效的范围部分成立,可能会作出宣告专利权部分无效的决定的,合议组应当发出口头审理通知书,通过口头审理结案。被请求人有答复意见的,将答复意见随口头审理通知书一并送交请求人。

       (3)专利复审委员会已将无效宣告请求文件转给被请求人,在指定答复期限内被请求人已经答复,合议组认为被请求人提交的意见陈述理由正确,将会作出维持专利权的决定的,合议组应当根据案情,选择发出转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书进行书面审查,或者发出口头审理通知书随附转送文件通知书,通过口头审理结案。

       (4)专利复审委员会已将无效宣告请求文件转给被请求人,在指定答复期限内被请求人没有答复,合议组认为请求人提交的证据不充分,其请求宣告专利权无效的理由不成立,将会作出维持专利权的决定的,合议组应当根据案情,选择发出无效宣告请求审查通知书进行书面审查,或者发出口头审理通知书,通过口头审理结案。

       专利复审委员会可以根据当事人的请求或者根据案情的需要决定对无效宣告请求进行口头审理。确定需要进行口头审理的,合议组应当向当事人发出口头审理通知书,通知举行口头审理的日期和地点等事项。当事人应当在收到口头审理通知之日起七日内向专利复审委员会提交口头审理通知书回执。无效宣告请求人期满未递交回执,并且不参加口头审理的,其无效宣告请求视为撤回。专利权人不参加口头审理的,可以缺席审理。

       无效宣告请求审查决定分为以下三种类型:

       (1)宣告专利权全部无效;

       (2)宣告专利权部分无效;

       (3)维持专利权有效。宣告专利权无效包括宣告专利权全部无效和部分无效两种情形。

       专利复审委员会作出专利权无效或者部分无效的决定后,当事人期满不起诉的,由国家知识产权局进行登记和公告;当事人在规定期限内向人民法院起诉的,待人民法院作出的判决生效后,再由国家知识产权局登记和公告。

       审理专利侵权纠纷案件的专利管理机关或者人民法院在被告提出无效宣告请求时,有时会中止案件的审理,等候专利复审委员会作出审查决定。如果无效宣告请求的审查决定是维持专利权有效,则专利管理机关或者人民法院继续进行侵权纠纷案件的审理;如果审查决定维持转专利权部分有效,则专利管理机关或者人民法院在经过修改的权利要求书的基础上继续进行侵权纠纷案件的审理;如果决定宣告专利权无效,则专利管理机关或者人民法院无需继续进行侵权纠纷案件的审理。由此可见,无效宣告请求的审查与专利侵权纠纷的审理有着密切的联系。专利复审委员会能否及时作出无效宣告请求的审查决定,直接关系到能否为专利权人提供充分有效的法律保护。

       根据《专利法》四十六条第二款的规定,专利权人或者无效宣告请求人不服专利复审委员会的审查决定的,应当在收到专利复审委员会的通知之日起3个月内起诉。根据行政诉讼法对案件管辖的规定,此类案件应当由北京知识产权法院受理、审判。

无效宣告

       专利权被宣告无效,是因为该专利权的授予不符合专利法的规定,即该专利权本不应被授权。因此,宣告无效应使其失去效力,如同从来没有授予专利权一样。专利权自始即不存在,是指该专利权自被授权之时就被视为是不存在。无论是在宣告无效前还是在宣告无效后,任何人都有权自由实施,无需取得许可,也无须支付使用费。因此,专利权被宣告无效后,尚未执行和正在履行的专利实施合同和专利权转让合同立即停止履行。被许可人可以停止支付有关费用。即使根据合同约定应当支付的专利使用费和专利权转让费尚未支付的,也可不再支付。

       专利权被宣告无效,使专利权被视为自始即不存在,任何人实施该项技术的行为都不构成侵权行为。因此专利权被宣告无效后,人民法院就侵权行为作出的判决或裁定,以及管理专利工作的部门作出的专利侵权纠纷处理决定应当立即停止执行。

       人民法院和专利管理机关审判、处理专利侵权纠纷,责令被告承担侵权责任是以所涉及的专利权是有效的专利为前提条件,根据事实和证据作出的。由于专利权无效宣告请求可以在授权以后的任何时间提起,甚至在专利权期限届满终止后仍可以提出,因此有可能在侵权纠纷的判决或者处理决定执行完毕很长时间以后,专利权才被宣告无效。如果规定宣告专利权无效的决定对侵权纠纷的判决和处理决定有追溯力,被告需要再次提起诉讼以撤销原来作出的认定侵权成立的判决或者决定,要求原来的专利权人退还已获得的损害赔偿金,这不仅给双方当事人增加了诉累,也增加了人民法院和专利管理机关的工作难度,会影响经济秩序的稳定性。因此,《专利法》第四十七条第二款明确规定宣告专利权无效的决定对已经执行的法院侵权判决和专利管理机关侵权调解处理决定不具有追溯力。

       专利权人与他人订立专利许可合同或者专利权转让合同,也是以所涉及的专利是有效专利为前提进行的。一旦专利权被宣告无效,使上述合同失去了存在的基础。同样,为了避免影响经济秩序的稳定性,《专利法》第四十七条第二款也规定宣告专利权无效的决定对已经履行的专利许可合同和专利权转让合同也不具有追溯力。

       但是,如果原专利权人的行为有恶意,则规定宣告专利权无效的决定不具有追溯力,不必赔偿因其专利被宣告无效给他人造成损失的规定显得不尽合理。因此,《专利法》第四十七条第二款同时规定,因专利权人的恶意给他人造成损失的,应当给予赔偿。

       《专利法》第四十七条第三款规定,如果专利权人(许可人)或者专利权转让人不想被许可人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费,明显违反公平原则,那么专利权人或者专利权转让人应当向被许可人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。

       由于如何处理因专利权被宣告无效而带来的影响,如何平衡各方的利益关系是专利制度中的一个比较困难的问题,需要十分慎重地予以规定,因此,本条反复从不同的角度出发规定专利权的无效宣告产生的影响,其目的就是为了在保障专利权人的合法权益和公众的合法权益之间,在维持正常的社会经济秩序与公平合理之间寻求一种平衡。